能否實施（實現）是用于判斷一件專利或專利申請是否充分公開的基本條件，也是判斷專利申請是否應當被授予專利權的必要條件。那么，用于評價新穎性和創造性的對比文件是否也要求能夠實施？關于此，世界各國的專利審查和司法實踐不盡一致，美國、歐洲、日本等都要求用于評價新穎性和創造性的對比文件應當能夠實施（充分公開），目前我國專利法、專利法實施細則、《專利審查指南》中對此沒有作出明確規定。本文以一個具體案例為切入點，對以上問題進行探討，以期為業界提供參考和借鑒。

案例介紹

      針對某件專利申請，審查部門認為，權利要求1至12相對于對比文件1、2以及本領域常規技術手段的結合不具備創造性，由此駁回了該專利申請。申請人在復審程序中提供了重復試驗，并提供了5項證據作為背景技術，用于證明對比文件1不能實施，無法作為現有技術。復審決定認為，申請人提供的重復試驗不能證明對比文件1無法實施，本領域技術人員有動機結合對比文件2，對對比文件1的技術方案進行改進，改進后的技術效果也是可以預期的，據此，維持了駁回決定。

      申請人對復審決定不服，向北京知識產權法院提起訴訟，經法院準許，申請人（原告）委托兩位本領域的專家作為專家輔助人出庭就涉案技術事實進行了說明。

     北京知識產權法院一審判決認為：首先，我國專利法之所以對現有技術進行規定，其目的在于判斷發明或者實用新型專利申請是否具備新穎性和創造性，而非給予現有技術某種形式的獨占權利，故不應以專利授權的條件為標準對現有技術予以限定。根據相關規定，對現有技術是否可實施并無要求。其次，判斷一項技術方案是否具有創造性，需要考察的是本領域技術人員在現有技術的基礎上是否需要付出創造性勞動才能得到該技術方案。因此，用于評價創造性的現有技術應是指在申請日以前處于能夠為公眾獲得的狀態，并包含有能夠使公眾從中得知實質性技術知識的內容，并不強制要求現有技術達到能夠實現的標準。即便現有技術的技術方案存在缺陷，導致其可能無法實施，但如果本領域技術人員能從中得知實質性技術知識，獲得技術啟示，從而有動機對該現有技術進行改進，則該現有技術已經符合作為評價創造性的對比文件的基本條件。

      綜上，在評價專利權是否具有創造性時，對比文件必須具備的條件是記載了相應的技術方案，并使本領域技術人員從中得知實質性技術知識的內容。對比文件是否可實施，與其是否能夠作為證據評價專利的創造性之間沒有必然聯系。本案中，本領域技術人員能夠從對比文件1公開的技術方案中獲得實質性技術知識，故不論原告提交的重復試驗的條件是否與對比文件1一致，該重復試驗的結論均不影響對本專利申請創造性的判斷。最終，法院維持了專利復審委員會作出的復審決定。

案例分析

     上述判例代表了目前我國專利審查和司法實踐中比較通行的標準，即，在評價專利或專利申請是否具有新穎性和創造性時，對比文件必須具備的條件是記載了相應的技術方案，并使本領域技術人員從中得知實質性技術知識的內容，而對比文件是否可實施，與其是否能夠作為證據評價新穎性和創造性之間沒有必然聯系。

     雖然我國專利法、專利法實施細則、《專利審查指南》中都沒有就該問題作出明確的規定，但《2006版審查指南修訂導讀》中的說明可以進一步印證上述判斷標準，其中，對有關對比文件的內容的修訂作了如下說明：本次修訂刪除了原《專利審查指南》的如下內容：“一份清楚、完整地公開了發明或者實用新型專利申請的技術方案的對比文件，是損害該發明或者實用新型專利申請的新穎性的文件?！边@樣的表述方式容易使人誤解為只有滿足了專利法意義上的充分公開要求的對比文件，才能作為評判新穎性的對比文件。這種理解顯然是不恰當的，所以，只需要按照判斷是否是同樣的發明或者實用新型的方法將申請文件與對比文件進行比較，而無需首先將對比文件視作一份專利申請對其進行是否充分公開的審查。

      在化學領域中，關于化合物的新穎性，我國《專利審查指南》第二部分第十章5.1中規定：“專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。這里所謂‘提到’的含義是：明確定義或者說明了該化合物的化學名稱、分子式（或結構式）、理化參數或制備方法（包括原料）?！惫P者認為，這可以看成是上述判斷標準在特殊領域的一個例外。

     基于以上分析，筆者認為，在專利申請過程中，如果遇到以上問題，申請人應當爭辯本領域技術人員從該對比文件中不能得知實質性技術知識的內容，因此，該對比文件不能作為現有技術評價新穎性和創造性，而非爭辯該對比文件不能實施。

     例如，在某案例中，在專利申請的申請日以前，本領域技術人員無法知道對比文件1記載的一般性NA-21復合劑的實質性內容，即對比文件1中相關部分并未包含有能夠使公眾得知實質性技術知識的內容，所以該部分不能作為該專利申請的現有技術，不能用于判斷該專利申請的新穎性和創造性。

      再如，某案例中，對比文件2沒有記載CC-5013的具體化合物信息，即沒有公開化合物的化學名稱、結構式或分子式的技術信息?，F有證據不足以說明本領域技術人員在本發明的申請日以前，就已經知曉CC-5013代表何種化合物，目前的證據不足以證明在申請日以前，本領域技術人員已知CC-5013是權利要求1所述的化合物。根據對比文件2公開的內容，不足以得出權利要求1不具備創造性的結論。

      此外，雖然對比文件確實不能實施，但本領域技術人員仍能從該對比文件中得知實質性技術知識的內容，申請人就應當按照通常的思路爭辯新穎性和創造性，而不應當將主要精力放在爭辯該對比文件不能實施上。當然，作為例外，在判斷化合物的新穎性時，如果確有證據證明在申請日之前無法獲得該化合物，申請人可以依據《專利審查指南》第二部分第十章5.1的規定爭辯其新穎性。（王未東）